Cosa si intende per segreto commerciale?

 

• I segreti commerciali
• Uno sguardo all’Europa
• Il panorama italiano
• I recenti interventi giurisprudenziali 
     Corte di Cassazione: ordinanza 37362/2021
     Tar Lombardia, Milano, Sez.I, 24/01/2022, n. 145
• Fonti normative

1. I segreti commerciali

Per segreti commerciali si intendono quelle informazioni aziendali, comprese quelle commerciali, soggette al controllo del loro detentore, qualora tali informazioni:

• siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme e nella combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
• abbiano valore economico in quanto segrete;
• siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Per comprendere la disciplina italiana in merito a tali informazioni, che da ultimo è stata modificata dal D.lgs. n. 63/2018, è opportuno soffermarsi sull’evoluzione di impronta europea che ha coinvolto il nostro ordinamento.

2. Uno sguardo all’Europa

In primo luogo è opportuno rivolgere l’attenzione alla prima direttiva europea sui segreti aziendali, la n. 2013/0402,sulla “protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti”. L’obbiettivo di fondo della direttiva 2013/0402 è senz'altro legittimo: i segreti industriali sono beni importantissimi per tutte le tipologie di aziende e pertanto devono essere maggiormente protetti e tutelati.

Nei suoi documenti la Commissione Europea ha sottolineato, infatti, che il “furto dei segreti industriali è un problema crescente. Il 25% delle imprese europee ha subito almeno un furto di informazioni nel 2013 (rispetto al 18% nel 2012). Di fronte a queste statistiche è facile capire perché grandi aziende ad alto contenuto tecnologico hanno sostenuto fortemente l’approvazione della nuova legge europea; ma gli effetti della stessa potrebbero essere devastanti per il diritto dei cittadini di essere informati.

Al suo interno ci sono diversi passaggi controversi, tra cui: l’articolo 2 che renderebbe illegale la diffusione di informazioni aziendali che “hanno valore commerciale in quanto segrete“; mentre l’articolo 3 qualificherebbe come illecite l’acquisizione o la copia non autorizzata di informazione.

Tale direttiva è stata approvata dal Parlamento europeo il 14 aprile 2016: essa introduce così una definizione comunitaria di segreto commerciale, nonché misure e strumenti di tutela rapidi ed efficaci contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illecita di un segreto commerciale.

Importanti novità attengono, inoltre, ai criteri di quantificazione del danno che dovrà tenere conto anche del pregiudizio morale arrecato all’impresa danneggiata. I paesi UE avranno due anni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione della nuova direttiva, per adeguare le norme nazionali sulla protezione dei segreti commerciali alla nuova direttiva UE.

A seguire, infatti, lo scorso 8 giugno 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva n. 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (la c.d. “direttiva segreti commerciali”) che obbliga gli Stati Membri, entro il 9 giugno 2018, ad adottare a tutela delle imprese e degli enti di ricerca non commerciali norme in materia di protezione dei segreti commerciali e delle informazioni riservate.

Al suo interno (art. 2) si trova una definizione molto importante, per cui per segreto commerciale si intendono quelle informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

• sono segrete quelle informazioni che non sono generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
• hanno valore commerciale: inteso come valore economico dell’informazione presente e futuro;
• sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.

Il c.d. titolare del segreto commerciale è stato tradotto con la parola “detentore”, cioè con “qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale”: secondo il diritto italiano, infatti, la detenzione consiste nell’avere la disponibilità di una cosa e di poterla utilizzare tutte le volte che lo si desideri con la consapevolezza che essa appartiene ad altri ai quali si deve render conto.

Il Capo III della Direttiva è dedicato alle “Misure, procedure e strumenti di tutela”, che dovranno consistere in misure eque, efficaci, dissuasive e tali da non comportare tempi irragionevoli o ritardi ingiustificati: dovranno quindi corrispondere ad un esercizio pratico del diritto volto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Da ultimo, all’articolo 14 è previsto il risarcimento del danno: per determinare l’importo del risarcimento le autorità giudiziarie dovranno tenere in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso concreto come i pregiudizi economici, il lucro cessante, l’arricchimento ottenuto dall’autore della violazione ma anche il danno morale arrecato al titolare del segreto commerciale.

In conclusione, la Direttiva costituisce, da un lato, una strumento con il quale preservare e garantire il carattere segreto di determinate informazioni che per il loro valore commerciale devono necessariamente essere tutelate e, dall’altro, un mezzo per armonizzare le discipline nazionali ad oggi troppo differenti.

3. Il panorama italiano

Da un punto di vista interno, l’ordinamento italiano ha dato attuazione alla direttiva mediante il D.Lgs. 11.05.2018 n.63: esso ha apportato importanti modifiche anche al Codice della Proprietà industriale; infatti, l’art. 3 dello stesso decreto ha interamente riscritto il comma 1 dell'art. 98 del CPI, il quale oggi ha recepito la definizione di segreto commerciale individuata dall’art. 2 della Direttiva di cui sopra.

Con la sostituzione dell'espressione "informazioni aziendali riservate" con la dicitura "segreti commerciali", il legislatore Europeo ha allargato la platea dei destinatari, perché in questo modo sono stati inclusi fra i soggetti tutelabili tutti coloro che pur non svolgendo direttamente un'attività imprenditoriale abbiano sviluppato processi, soluzioni che possano trovare una potenziale applicazione nell'attività produttiva.

I requisiti perché le informazioni possano essere qualificate “segreti commerciali” individuati nel decreto corrispondono esattamente a quelli enunciati nella direttiva. Il primo requisito è quello della segretezza: per informazioni segrete si intendono quello per cui il soggetto che voglia acquisirne il contenuto debba sopportate sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca.

Il secondo requisito riguarda il valore commerciale: esso non deve intendersi nel senso che l'informazione possieda un valore di mercato, ma nel senso che l’utilizzo della stessa comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato.

In riferimento all'ultimo requisito affinché le informazioni possano definirsi "segreti commerciali", la normativa in commento pone a carico del soggetto richiedente la tutela un onere consistente nell'adottare le misure di sicurezza idonee per mantenerle segrete.

Secondo la giurisprudenza di merito per misura di sicurezza deve intendersi sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale. Il sistema di sicurezza giuridico dovrà essere composto da patti di riservatezza, clausole contrattuali che i dipendenti, partners commerciali e clienti dovranno sottoscrivere.

L’art. 99 cpi, a sua volta, prevede al comma 1 che il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all’articolo 98 cpi, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti. Il successivo comma 1-bis introduce, invece, una importante novità: l’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell’acquisizione, dell’utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1.

Il d.lgs. in esame ha modificato, infine, l’art. 623 c.p. denominato “Rivelazione di segreti scientifici o commerciali”, in passato molto spesso ritenuta la fattispecie penalmente ravvisabili in casi di sottrazione di segreti commerciali (o forse meglio dire informazioni riservate). Il nuovo testo sanziona ora la condotta di “chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto”, punendolo con la reclusione fino a due anni.

In conclusione, il D.lgs. n.63/2018, in recepimento della direttiva Direttiva 2016/943, amplia a tutti gli effetti la tutela, già in precedenza offerta dal nostro ordinamento, in materia di segreti commerciali. Esso, infatti, prevede una estensione della tutela alle condotte colpose, maggiori poteri da parte del giudice in caso di contenzioso ed una tutela penale maggiormente sanzionatoria.

Il sistema italiano rimane, oggi, tra i più efficienti d’Europa, anche se spesso è mancata da parte delle imprese la consapevolezza del valore dei segreti, sia tecnici che commerciali e dunque della necessità di proteggerli adottando misure tecniche adeguate e clausole contrattuali che impongano a tutti coloro che vengono a contatto con essi.

4. I recenti interventi giurisprudenziali 

Le questioni attinenti i segreti commerciali assumono in generale un alto grado di rilevanza, tanto che spesso essi diventano oggetto di vere e proprie dispute e contenziosi in sede giudiziaria. Ciò determina che le Autorità Giudiziarie, di volta in volta interessate, pervengano a decisioni tali da immettere, specialmente nell’ordinamento giuridico italiano, delle nuove linee guida da seguire e/o orientamenti interessanti che finiscono per ampliare il quadro normativo inerente la materia oggetto del presente articolo. All’uopo, vanno menzionate, perché degne di interesse, alcune recenti pronunce dei giudici di legittimità e dei Tribunali amministrativi. Vediamo di seguito:

4.1 Corte di Cassazione: ordinanza 37362/2021

La Corte di Cassazione chiamata a decidere su di una questione in materia di concorrenza sleale, ha avuto modo di argomentare il tema della violazione di segreti commerciali. La questione riguarda un contenzioso sorto tra una società italiana, operante nel settore della progettazione e produzione di componenti di parti di motocicli ed autoveicoli e una azienda estera (USA) produttrice dei componenti necessari per la lavorazione dei veicoli medesimi.

Più precisamente, veniva lamentata la violazione da parte della società statunitense dell’accordo di riservatezza causa la sottrazione di informazioni industriali segrete ai danni della società committente, integrando in tal modo una chiara ipotesi di concorrenza sleale disciplinata dall’art. 2598 c.c. La società attrice si è vista rigettare la propria domanda sia in primo grado che in secondo grado, (Tribunale ordinario e Corte d’Appello), in quanto essa società non avrebbe sufficientemente dimostrato “di avere predisposto innovazioni o soluzioni tecniche originali, essendosi limitata a una mera attività di ingegnerizzazione facilmente replicabile da qualsiasi esperto nel settore e perciò inidonea a integrare know-how tutelabile per legge.” Anche in sede di giudizio di legittimità, tuttavia, la questione è stata respinta, in quanto la società attrice non aveva fornito una sufficiente prova circa il contenuto delle informazioni riservate sottratte e al loro valore concreto, né tampoco la prova effettiva di un atto di concorrenza sleale.

La decisione degli Ermellini è stata l’occasione per precisare quando si ha in concreto un caso di concorrenza sleale e violazione di segreti industriali, ed in particolare:

1) innanzitutto per “know-how” tutelato dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005) s’intende solo quelle informazioni “idonee a conferire al detentore uno specifico vantaggio competitivo rispetto a chi non ne dispone”;

2) la tutela di tale know-how richiede una “prova del contenuto delle informazioni riservate”, le quali non devono essere pubbliche, e quindi note a tutti, né facilmente accessibili da terzi, avere un valore economico, e dimostrare tutti i mezzi utilizzati al fine di garantirne l’effettiva protezione;

3) per aversi un caso chiaro ed evidente di concorrenza sleale, ex art. 2598 c.c., occorre necessariamente la prova della condotta sleale, contraria ai criteri di correttezza professionale e che sia idonea a procurare un concreto danno alla parte concorrente.

4.2 Tar Lombardia, Milano, Sez.I, 24/01/2022, n. 145

In seguito ad una gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli stabili di sedi di uffici comunali e di edilizia residenziale pubblica, una ditta ricorrente, dopo essersi collocata al secondo posto per tale affidamento, al fine di tutelare i propri interessi, ha presentato istanze di accesso alla stazione appaltante, onde verificare tutta la documentazione inerente l’offerta tecnica aggiudicata.

L’amministrazione interessata forniva copia della documentazione richiesta, tuttavia la stessa si presentava in larga misura oscurata, in quanto visibile limitatamente ad alcune parti. Il motivo di ciò era dovuto all’esigenza, secondo l’ente amministrativo, di tutelare vari profili inerenti la riservatezza commerciale dell’aggiudicataria. In sede di ricorso al TAR della Lombardia, la ricorrente contesta il diniego oppostole sulla base di una effettiva dichiarazione da parte della stazione appaltante di un’autonoma valutazione dell’effettiva esistenza di un segreto commerciale da tutelare.

Il TAR accoglieva il ricorso. Le ragioni del provvedimento del Tribunale amministrativo sono sostanzialmente collegate all’esigenza di contemperare, in materia di gare pubbliche, la tutela del segreto industriale e commerciale da una parte e l’accesso ai documenti di cui alla Legge n.241/90. Ipotesi prevista, tra l’altro, dal medesimo art. 53, ultimo comma, del d.l.vo n. 50/2016, ove all’uopo si prevede testualmente che “in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a)” – allegazione ostativa di segreti tecnici o commerciali – “è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.

La norma costituisce dunque una deroga al fine di garantire l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Va detto, tuttavia, che occorre tener conto della regola della “stretta indispensabilità”, nel senso che la prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza, deve essere limitato ai soli dati sensibili, con esclusione del segreto tecnico e commerciale. Il limite del segreto è subordinato all’espressa attestazione e dimostrazione del carattere riservato dell’informazione da parte dell’impresa interessata, sulla quale incombe l’onere di produrre una motivata e comprovata dichiarazione, mediante la quale si dimostri l’effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia. Nella fattispecie, la dichiarazione presentata dalla controinteressata consisteva in una serie di affermazioni che sostanzialmente non dimostravano la sussistenza di profili di riservatezza commerciale meritevoli di tutela.

Difatti, l’esistenza di un segreto tecnico-commerciale deve essere dimostrata in coerenza con la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà industriale, ex art. 98 del d.lvo 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza, rilevanza economica e soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate.

D’altro canto, l’amministrazione appaltante, non aveva svolto alcuna valutazione in ordine all’opposizione espressa dall’aggiudicataria, limitandosi a richiamare le medesime considerazioni svolte da quest’ultima, laddove invece spetta proprio all’amministrazione decidere, in modo adeguatamente motivato e sulla base di un’idonea istruttoria, se le esigenze indicate dall’aggiudicatario integrino un effettivo segreto commerciale tale da poter essere opposto alla richiesta di accesso. Pertanto il diniego di accesso veniva dichiarato illegittimo dal TAR, perché fondato sul mero recepimento da parte del Comune di un’opposizione all’ostensione che, per le sue caratteristiche appariva generico e non dimostrava l’effettiva presenza di segreti commerciali o industriali da tutelare.

Fonti normative

Codice della Proprietà Industriale, artt. 98 e 99

Direttive UE nn.ri 2013/0402 e 2016/943

Trib. I Grado Unione Europea Sez. III Sent., 16/12/2010, n. 19/07

Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell. Ord., 27-05-2008

Corte di Cassazione: ordinanza 37362/2021

Tar Lombardia, Milano, Sez.I, 24/01/2022, n. 145;

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